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專利戰的地下戰場 | 論專利公衆意見

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專利戰的地下戰場 | 論專利公衆意見

更新:2019年06月19日點擊:1280

在2018年底,福州市中級人民法院一紙關于iPhone的在華臨時禁售令在業内掀起軒然大波,也讓高通與蘋果進行了多年的專利戰浮出水面并進入了公衆視線。


其實,在全球市場範圍内,伴随着企業的專利意識的提升和市場競争的日益激烈,專利糾紛如今早已日常化,“專利戰”已成企業之間最為常見的競争模式。


專利戰是專利權人将其專利權作為發展技術或經濟的競争手段而進行的鬥争。專利權人可對其産品或技術進行專利布局,利用專利權搶先占領市場,降低競争對手的市場份額。另外,為了降低競争對手的專利的對自身的威脅,也可以對競争對手已經授權的專利提起專利無效,對其專利的穩定性發起沖擊。


與專利訴訟相類似,專利無效程序也是專利權無效請求人與專利權人兩方的正面戰場,二者必須短兵相接,而無效請求人在挑戰一個專利的穩定性的同時,也是在挑釁給該專利授權的專利局的權威性。


為了提高專利被無效的概率,無效請求人要提供明顯不利于該專利的穩定性的證據和理由,在搜集證據和無效理由提出的過程中需要花費大量人力物力,無效程序進行中也會耗費較多時間,往往結果是傷敵一千自損八百。


其實,在專利戰中還有一個常常被人忽視的地下戰場,與硝煙彌漫的正面戰場不同,在這裡不必與專利申請人進行正面對抗,也可在專利審查過程中有效的降低發明專利授權的概率。這一地下戰場就是發明專利申請過程中的公衆意見程序。


1. 何為公衆意見


“公衆意見”是發明專利申請過程中的衆多環節之一,我國法律法規目前沒有對公衆意見的撰寫、提交等作出明确規定,導緻這一環節常被人忽視。


在我國專利法中尚未對公衆意見進行明确記載,但是在專利法實施細則第四十八條規定了:自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止,任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見,并說明理由。


另外,《專利審查指南》第二部分第8章第4.9節中“對公衆意見的處理”做了進一步規定:任何人對不符合專利法規定的發明專利申請向專利局提出的意見,應當存入該申請文檔中供審查員在實質審查時考慮。如果公衆的意見是在審查員發出授予專利權的通知之後收到的,就不必考慮。專利局對公衆意見的處理情況,不必通知提出意見的公衆。


按照上述規定,任何人都可以在發明專利申請公布到授權的期間内,向專利局提交不利于該發明專利申請授權的證據和理由供審查員參考。審查員在進行專利審查的過程中,受專利數據量和檢索手段的影響,需要花費較多時間和精力來準确的找出所需的對比文件,法律賦予公衆對已公布的發明專利申請提出意見的權利,在一定程度上輔助了審查員的專利審查工作,有利于提高專利審查工作的效率。


2. 提出公衆意見的作用


提出公衆意見一方面可降低發明專利申請授權的概率,如果公衆意見内提出的發明專利申請不符合專利法規定的證據和理由确實可行,審查員一般都會接納該證據和理由,并有可能據此下發審查意見,甚至駁回該發明專利申請。


另一方面,提出公衆意見與無效程序相比隐蔽性更強,且成本更低。公衆意見可以由任何人提出,在提交公衆意見時不需提供請求人的詳細信息,并且,被提出公衆意見的發明專利申請的申請人也不會收到有關公衆意見的通知。


提出公衆意見的請求人的身份可以被有效隐藏,避免了與專利申請人發生正面沖突。另外,提交公衆意見不需要向國知局繳納費用,所需的成本更低,與無效程序相比也少了答複權利人方意見和口審的程序,整個流程相對更加簡單。


3. 提出公衆意見的流程


提出公衆意見一般需要經過檢索、撰寫和遞交三個步驟。


檢索是提出公衆意見中重要的一步,如果能準确檢索到不利于目标專利申請的對比文件,将有效影響到該專利申請的授權概率。檢索工作可以由請求人自己完成,也可委托專利代理機構或向專利局檢索處申請。


在檢索出合适的對比文件後,即可開始公衆意見的撰寫。國知局目前尚未對公衆意見的撰寫格式和内容進行規定,一般可參照專利無效宣告請求書或答複審查意見的意見陳述書的形式進行撰寫。


公衆意見内需要寫明提出公衆意見的目标專利申請的著錄信息,比如申請号、發明名稱等基本信息,還需寫明專利申請具體不符合專利法或專利法實施細則的哪些條款,并給出分析論證的過程,此外也應在公衆意見中附上相關的證據,例如對比文件等。


撰寫完公衆意見後需要向專利局遞交,目前遞交公衆意見的方式隻有一種——向專利局遞交紙質件。遞交時可以去專利局受理處面交,也可郵寄到受理處。在提交公衆意見時可以實名,也可以匿名,實名提交時也不需要提交人的詳細信息,僅提供名字即可。


4. 提出公衆意見的注意事項


提出公衆意見時,為了更有效的達到阻止目标專利申請授權的目的,應注意以下事項:


注意提出公衆意見的客體:提公衆意見的客體僅限于已經公開但未授權的發明專利申請。針對已授權的發明專利、實用新型專利、外觀設計專利,應該采取無效宣告程序來挑戰其專利性。


注意提出公衆意見的時機:公衆意見可在發明專利申請的審查意見通知書發出之前提出,也可在審查意見通知書發出之後提出。根據實踐經驗來看,如果在審查員發出第一次審查意見通知書之前提交公衆意見,且給出的證據和理由有較強的說服力,則審查員參考公衆意見提供的證據和理由的可能性較大,更有利于達到阻止目标專利申請授權的目的。而在審查員已經發出審查意見通知書後,由于審查員已檢索到相關的對比文件,且目标專利申請可能會修改權利要求以答複審查意見,在該階段提交的公衆意見應針對審查意見的内容,判斷目标專利申請授權的概率以及其可能進行的修改,以确定公衆意見中的證據和理由,或是否還需提出公衆意見。如果發現審查員采用的對比文件比自己的對比文件更加不利于目标專利申請授權,則可考慮不提交公衆意見。


注意公衆意見的證據和理由:在專利審查過程中,審查員通常隻檢索專利文獻、期刊雜志文獻和書籍來尋找對比文獻,在證據搜集方面有一定的局限性。公衆意見的請求人如果對目标專利申請所屬的技術領域具有一定的了解,能夠找到其他的可影響目标專利申請授權的證據,則該證據的說服力更強,更易被審查員認可。公衆意見中的證據和理由主要應考慮對目标專利申請的新穎性和創造性的影響。另外還可考慮權利要求是否清楚、是否得到說明書支持等理由,需要注意的是,在考慮提此類理由時,務必要詳細分析目标專利申請的權利要求和說明書,如果目标專利申請的權利要求中的缺陷可通過說明書中記載的實質性内容進行修改,則目标專利申請有可能通過後續的修改提高其穩定性,此時應慎重提出此類理由。


注意提出公衆意見的方式:公衆意見目前隻能遞交紙質件,沒有在線遞交的渠道,而且隻能遞交到專利局受理處,各專利代辦處目前不負責接收公衆意見。為便于審查員的閱讀,在遞交公衆意見時建議将公衆意見和相關證據進行打印和裝訂,如有必要也可利用光盤或閃存附上公衆意見和證據文件的電子版本。


建議委托專利代理機構提出公衆意見:公衆意見提交過程中,證據的檢索和公衆意見的撰寫是重要的工作環節。另外在需要多次提交公衆意見時,鑒于發明專利的審查期限較長,且可能會收到多次審查意見,還需對目标專利申請的審查狀态進行定期監控,并且需對審查意見進行分析,還要預估目标專利申請可能進行的修改。因此,建議将提出公衆意見的工作委托給專利代理結構進行,專利代理機構在專利數據檢索、專利穩定性評價、專利審查狀态監控方面具有專業優勢,可保證公衆意見的證據和理由具有一定的說服力,可更好的發揮公衆意見的效力。


在專利戰中,合理利用公衆意見,提早将戰場轉入地下,可以在審查階段有效阻止不符合專利法規定的發明專利申請的授權,提早消除市場競争隐患,避免了專利無效程序中與競争對手産生沖突,其過程更加隐蔽,成本和時間更少,不失為在專利戰中一種有效合理的戰術。